OPOSICIÓN A REGISTRO MARCARIO – Infundada por haber aportado en copias simples los documentos que pretendían probar la existencia previa del registro de la marca en otro país / COPIAS SIMPLES – Tienen el mismo valor que el original salvo cuando por disposición legal sea necesaria la presentación del original o de una determinada copia / DOCUMENTO PÚBLICO OTORGADO EN PAÍS EXTRANJERO – Requisitos / PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL – No puede interpretarse como inexistencia o ineficacia de las normas de procedimiento

[L]a exigencia sobre la cual la entidad demandada se fundamentó para declarar infundada la oposición presentada por la actora no se puede considerar como un riguroso formalismo con el cual la Administración pretendió desconocer sus derechos, sino más bien el cumplimiento de las normas aplicables, vale decir, de los artículos 254 y 259 del C.P.C., y la consecuencia prevista por su no observancia. […] [E]l certificado de registro núm. 2386-05 de la marca “NEW EDITION MATERNITY”, expedido por la Dirección Nacional de Propiedad Industrial de Ecuador, requería de las formalidades establecidas en el artículo 259 del C. de P.C., dado que se trataba de un documento público otorgado en un país extranjero (Ecuador). Por consiguiente, no le asistió razón a la demandante cuando afirmó que se violaron los artículos 3º, inciso 5, del C.C.A., 228 de la Constitución Política y 4º del C. de P.C., se desatendió el principio de eficacia, y que las exigencias formales no pueden prevalecer como condición para declarar infundada una oposición, habida cuenta de que la omisión en la que incurrió aquélla, en su condición de opositora, no puede considerarse como un simple requisito que bien pudo haber sido obviado por la demandada, en aras de la prevalencia de lo sustancial sobre las formas, sino que constituye la causa que imposibilitó tener en cuenta los argumentos de la oposición. Ello, en cuanto la demandante, como se dijo anteriormente, no dio cumplimiento a las formalidades necesarias para la valoración de documentos públicos otorgados en país extranjero, en la forma en que las normas nacionales exigen que se haga la presentación de dichos documentos y dentro del término previsto en el artículo 148 de la Decisión 486 de 2000, de la Comisión de la Comunidad Andina.

NOTA DE RELATORÍA: Ver sentencias Consejo de Estado, Sección Primera, de 5 de junio de 2014, Radicación 11001-03-24-000-2009-00202-00, C.P. Guillermo Vargas Ayala; y, de 29 de agosto de 2013, Radicación 11001-03-24-000-2004-00263-01, C.P. María Elizabeth García González

COTEJO MARCARIO – Entre el signo NEW BODY MATERNITY y la marca mixta NEW EDITION MATERNITY / PALABRA DE USO COMÚN – Exclusión en estudio de registrabilidad marcaria / REGISTRO MARCARIO – Procedencia frente al signo BODY al no existir similitud ni riesgo de confusión con la marca EDITION

[A]l poseer la marca solicitada cuestionada “NEW BODY MATERNITY” la condición de “distintividad” necesaria y no existir entre los signos confrontados semejanzas significativas que puedan inducir a error al consumidor, la Sala considera que no se violaron las normas invocadas por la demandante, razón suficiente para que se mantenga incólume la presunción de legalidad que ampara a los actos administrativos acusados.

SÍNTESIS DEL CASO: La sociedad Almacenes de Prati S.A., domiciliada en Ecuador y en su condición de titular de la marca mixta “NEW EDITION MATERNITY” para distinguir productos en la Clase 25 de la Clasificación Internacional de Niza, demandó en ejercicio de la acción de nulidad relativa, la Resolución 033287 de 30 de noviembre de 2006, por medio de la cual la Superintendencia de Industria y Comercio concedió el registro de la marca “NEW BODY MATERNITY” para distinguir productos de la misma clase. La demandante adujo violación del artículo 61 de la Constitución Política y del artículo 136 literal a) de la Decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina. La Sala negó las pretensiones de la demanda.

FUENTE FORMAL: CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 254 / CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL – ARTÍCULO 259 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 134 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 135 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 136 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 146 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 147 / DECISIÓN 486 DE 2000 DE LA COMISIÓN DE LA COMUNIDAD ANDINA - ARTÍCULO 148

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de febrero de dos mil diecisiete (2017)

Radicación número: 11001-03-24-000-2007-00383-00

Actor: ALMACENES DE PRATI S.A

Demandado: SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Referencia: Acción de nulidad relativa

Referencia: TESIS: LAS EXPRESIONES “NEW” Y “MATERNITY” SON INAPROPIABLES, POR SER DE USO COMÚN. DE AHÍ QUE EL SIGNO “NEW BODY MATERNITY”, AL ESTAR ACOMPAÑADO DE OTRO ELEMENTO DIFERENCIADOR, NO PRESENTA RIESGO DE CONFUSIÓN Y ES REGISTRABLE. LA PREVALENCIA DEL DERECHO SUSTANCIAL NO PUEDE INTERPRETARSE COMO LA INEXISTENCIA O LA INEFICACIA DE LAS NORMAS DE PROCEDIMIENTO. LAS COPIAS SIMPLES TIENEN EL MISMO VALOR PROBATORIO QUE LAS ORIGINALES, SALVO CUANDO POR DISPOSICIÓN LEGAL SEA NECESARIA LA PRESENTACIÓN DEL ORIGINAL O DE UNA DETERMINADA COPIA O HAN SIDO TACHADAS DE FALSAS

La Sala decide, en única instancia, la demanda promovida por la sociedad ALMACENES DE PRATI S.A., contra la Superintendencia de Industria y Comercio, tendiente a que se declare la nulidad de la Resolución núm. 033287 de 30 de noviembre de 2006, “Por la cual se decide una solicitud de registro de marca”, expedida por la Jefe de la División de Signos Distintivos de la Superintendencia de Industria y Comercio.